БЛОГ ПАТЕНТНОГО БЮРО «ЖУРАВЛЕВ И ПАРТНЕРЫ»
Все о защите интеллектуальной собственности

Передача исключительных прав на товарный знак

Товарный знак рассматривается законом как средство индивидуализации продукции, которое могут использовать только коммерческие структуры – компании или ИП. Помимо использования обозначения в собственной деятельности, фирма или предприниматель могут продавать или передавать права на торговую марку иным лицам. О правилах оформления договоров для передачи прав расскажем в этом материале.

Варианты передачи прав

При выдаче охранного свидетельства,  сведения о зарегистрированном обозначении и правообладателе вносятся в федеральный реестр. В этого момента возникает полноценный режим правовой охраны, который включает в себя возможность передачи исключительных прав третьим лицам. Продажа или временная передача права пользования на обозначение может происходить в следующих формах:

  • путем совершения сделки купли-продажи – для этого стороны оформляют договор уступки прав;
  • путем передачи прав на условиях лицензии – в этом случае стороны оформляют лицензионное соглашение, в котором определяют сроки и территорию использования товарного знака, а также размер и порядок выплаты вознаграждения;
  • оба указанных документа вступят в силу только после регистрации в ФИПС – обратиться за совершением регистрационных действий могут обе стороны сделки, либо один из участников.

Передача прав не допускается только в отношении коллективных товарных знаков, которые служат обозначением однородной продукции, выпускаемой группой производителей.

Отчуждение или временная передача прав возможно только в период действия правовой охраны – по закону он составляет 10 лет. После истечения указанного срока, защита обозначения аннулируется, а для его использования третьими лицами не требуется согласие первоначального владельца.

Как оформить передачу прав

Для продажи или временной передачи прав на обозначение применяются правила совершения гражданских сделок, с учетом особенностей части четвертой ГК РФ. Сторонам нужно учитывать следующие нюансы:

  • при любом варианте передачи должен оформляться письменный документ – несоблюдение требований к форме сделки влечет ее недействительность;
  • так как обозначение является средством идентификации коммерческой продукции, передача прав происходит только на платной основе – размер и форму вознаграждения стороны определят самостоятельно при согласовании условий сделки;
  • если при продаже первоначальный собственник полностью утратит возможность использовать товарный знак для своей продукции, то по лицензии допускается сохранение такого права.

Передача прав должна соответствовать условиям охранного свидетельства. Это касается не только срока правовой охраны, но и перечня продукции, для защиты которой регистрировался знак. Например, по условиям лицензии стороны могут предусмотреть передачу прав только для некоторых товарных групп из общего перечня, тогда как для остальной продукции право использования сохранится за правообладателем.

В договоре купли-продажи оговаривается размер денежного вознаграждения. Для этого стороны могут провести независимую оценку исключительных прав, либо указать сумму по взаимной договоренности. Никаких ограничений по сумме выплат закон не устанавливает. После регистрации договора в ФИПС, новый владелец знака также может передавать права на него иным лицам.

Положения лицензионного соглашения могут предусматривать множество вариантов использования и дальнейшего распоряжения правами:

  • стороны могут указать любой период временного пользования обозначением в пределах срока правовой охраны – если пункт о таком временном периоде не включен в договор, действует правило о неограниченном сроке;
  • территория законного использования прав – лицензиар и лицензиат могут договорить об использовании знака только на определенной территории (например, в границах региона), либо устранить любые ограничения;
  • порядок, сроки и форма выплаты вознаграждения – закон допускает единовременную оплату, периодические платежи, процент отчислений от проданной продукции и т.д.;
  • правило о передаче прав по сублицензии – чтобы временный пользователь мог передавать права иным лицам, такой пункт должен обязательно указываться в соглашении.

Это только примерный перечень существенных пунктов, которые стороны могут включить в соглашение. Если договор не содержит пункта о выплате вознаграждения, это не означает, что правообладатель не получит денежных платежей за переданные права. Размер выплат будет определяться по договоренности сторон. При возникновении спора будет учитываться рыночная цена исключительных прав на аналогичный объект при схожих условиях предпринимательской деятельности.

Одним из ключевых преимуществ лицензионных соглашений является возможность передачи прав сразу нескольким лицам. Общее количество оформленных лицензий законом не ограничено. Например, они могут предусматривать разные территориальные условия для каждого лицензиата. Возможно и оформление исключительной лицензии, когда право на  использование обозначения будет предоставлено только одному лицу.

Оформив договоры в письменном виде, стороны должны зарегистрировать их в Роспатенте. В зависимости от договоренностей контрагентов, обратиться на регистрацию могут обе стороны, либо один из участников сделки. Чтобы внести соответствующие изменения в реестр и свидетельство, представляется один из следующих документов (по выбору сторон):

  • оригинальный экземпляр соглашения, подписанный обеими сторонами;
  • выписка из договора, удостоверенная через нотариат;
  • уведомление о состоявшейся сделки, с указанием существенных условий договора – срока передачи прав, территории разрешенного использования обозначения и т.д.

Для проведения регистрационных действий заявитель должен представить документ, подтверждающий уплату пошлины.

Исполнение договорных обязательств должно соответствовать положениям соглашения. При нарушении срок и порядка оплаты, а также территории разрешенного использования знака, правообладатель может использовать следующие варианты защиты:

  • обратиться в суд для взыскания задолженности и штрафных санкций по договору;
  • предъявить иск о возмещении убытков или взыскания компенсации за незаконное использование знака (например, в отношении не оговоренной товарной группы или за пределами согласованной территории);
  • подать иск о досрочном прекращении договора, если были нарушены существенные условия сделки.

При расторжении договора в принудительном порядке, судебный акт будет являться основанием аннулировании записи в реестре о передаче исключительных прав.

Помимо возмещения убытков или взыскания компенсации, лицензиар может предъявить требование о принудительной конфискации контрафактной продукции. Например, если лицензиат разместил обозначение на товарах. не указанных в лицензионном соглашении, вся такая продукция подлежит изъятию по судебному решению.