Аренда товарного знака

Руководитель патентного бюро "Первоисток"

Правообладатель товарного знака может монетизировать свои исключительные права разными способами. Один из них – передача узнаваемого логотипа «в аренду». На первый взгляд, схема здесь проста: владелец товарного знака разрешает другому лицу его использовать и получает за это вознаграждение. Но в ней есть немало подводных камней, которые могут не только свести прибыль к нулю, но и повлечь дополнительные расходы на судебные тяжбы с контрагентами. Рассказываем, как оформить передачу прав с соблюдением закона и собственных интересов.

Что такое аренда товарного знака

Интеллектуальные права – нематериальный актив, который не может быть объектом аренды в смысле статьи 607 Гражданского кодекса РФ. Понятием «аренда товарного знака» обычно обозначают передачу исключительных прав на использование зарегистрированного обозначения другому лицу.

Такая передача юридически может быть оформлена лицензионным соглашением или договором франчайзинга (коммерческой концессии). Второй вариант менее распространён, так как он подразумевает передачу компании или ИП комплекса имущественных прав для коммерческого использования. Когда перед правообладателем стоит задача передать в «аренду» один товарный знак или знак обслуживания, стороны обычно заключают лицензионный договор.

Содержание лицензионного договора: что важно предусмотреть

Сторонами лицензионного соглашения выступают правообладатель знака (лицензиар) и лицо, которому передаются права на его использование (лицензиат). Они вправе сами определять условия лицензии, цену договора и срок его действия. Но чтобы соглашение имело юридическую силу, оно должно соответствовать нормам ГК РФ и содержать все обязательные условия.

Предмет сделки

Это главное условие договора, без согласования которого он считается незаключённым. Зафиксируйте, права на какой товарный знак (ТЗ) передаются, и укажите реквизиты свидетельства. Этого будет достаточно, чтобы идентифицировать предмет сделки. Учитывайте, что правовая охрана действует только в отношении зарегистрированных обозначений.

Условия использования знака

Лицензиат вправе использовать логотип в пределах, установленных договором. Чтобы обозначить круг его полномочий, предусмотрите в тексте:

виды товаров или услуг по МКТУ, для обозначения которых партнёр может использовать ТЗ;
способы использования: на сайте, на этикетках, в рекламе и т.д.;
территорию, в пределах которой вы хотите предоставить право использовать товарный знак (если пропустить этот пункт, сферой действия договора по умолчанию будет вся территория России).

Выход лицензиата за пределы лицензии – нарушение исключительных прав собственника, за которое с него можно взыскать компенсацию или возмещение убытков. При чётко прописанных в договоре условиях защищать свои интересы в спорной ситуации будет проще.

Срок действия соглашения

Стороны вправе согласовать любой срок договора в пределах срока действия исключительного права на товарный знак (10 лет). Если срок не указан, по умолчанию соглашение будет действовать 5 лет.

Если вы ориентируетесь на долгосрочное сотрудничество, можно выдать лицензию на весь срок действия исключительного права, без указания конкретных дат. В этом случае при продлении свидетельства на ТЗ лицензионный договор автоматически пролонгируется.

Размер и порядок выплаты вознаграждения

Стороны вправе согласовать оплату в виде единовременной выплаты (паушального взноса) или роялти – периодических платежей. На практике часто применяют комбинацию этих способов.

Роялти устанавливают в виде фиксированной суммы или процента от дохода лицензиата. Первый вариант минимизирует риски лицензиара: даже если контрагент вообще не будет использовать ТЗ, он получит свой доход. Второй способ расчёта не гарантирует правообладателю стабильных поступлений, но в случае развития бизнеса лицензиата принесёт ему большую доходность.

Важно: обязательно включайте в договор пункт об оплате, если обе стороны сделки – коммерческие организации или ИП. При отсутствии этого условия есть возможность признания договора незаключённым.

Стоимость «аренды» определяется сторонами. Она зависит от узнаваемости и географии бренда, объёма передаваемых прав, вида лицензии. Если вы не знаете, какую цену установить для лицензиата, можно заказать оценку исключительных прав на ТЗ. При наличии отчёта будет проще обосновать размер паушального платежа и роялти.

Не забывайте также о том, что доходы от интеллектуальной собственности облагаются налогами. Физические лица платят НДФЛ, организации – налог на прибыль, а налогообложение ИП зависит от выбранной системы.

Виды лицензий

На использование ТЗ выдаются лицензии двух видов:

простая (неисключительная), которая не ограничивает лицензиара в заключении аналогичных договоров с другими контрагентами;
исключительная, дающая лицензиату эксклюзивные права на товарный знак (при этом правообладатель может сохранить право использования ТЗ за собой, указав это в соглашении).

Закон разрешает предусмотреть разные виды лицензии для разных способов использования товарных знаков. Например, в части маркировки товаров она может быть исключительной, а в части размещения рекламы бренда – простой.

Вид лицензии в договоре указывать необязательно. При отсутствии этого условия она по умолчанию предполагается неисключительной.

Сублицензия: как не лишиться контроля за использованием товарного знака

Закон разрешает лицензиату передавать право использования обозначения другим лицам (заключать сублицензионные договоры) только с письменного согласия правообладателя. Такое согласие можно выразить один раз в основном договоре, но это не лучшее для собственника решение:

ему будет сложно контролировать, кому и на каких условиях выдаются сублицензии;
он не будет влиять на условия для конкретных сублицензиатов (например, если нужно ограничить использование ТЗ на конкретной территории);
отзыв согласия может повлечь взыскание с лицензиара причинённых этим убытков.

Рекомендуем не включать в лицензионный договор условие о праве на сублицензирование. При необходимости вы сможете выдавать согласие на выдачу каждой сублицензии отдельно, контролируя её условия и степень ответственности сторон перед вами.

Как оформить «аренду» товарного знака

Лицензионный договор заключается письменно, в виде одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение письменной формы делает соглашение ничтожным.

Выданные лицензии на товарные знаки подлежат государственной регистрации в Роспатенте. Порядок госрегистрации установлен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416. Процедура включает несколько этапов:

подача в Роспатент заявления с приложением договора и других документов, предусмотренных постановлением № 1416;
проверка заявки на соответствие правилам и регистрация её в патентном ведомстве;
проверка уплаты госпошлины (15000 рублей + 13000 за каждый знак свыше одного);
рассмотрение заявления профильным подразделением Роспатента;
вынесение решения о регистрации перехода прав или отказе в этом.

О результатах рассмотрения материалов заявителя уведомляют письменно или по электронным каналам связи. При положительном решении по заявке сведения о выданной лицензии вносят в госреестр. Предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся с момента государственной регистрации этого факта.

Чтобы лицензионный договор точно зарегистрировали, важно предоставить в Роспатент полный и правильно составленный пакет документов. Решение этой задачи можно поручить патентному поверенному. Профессиональное сопровождение гарантирует результат и сокращает сроки регистрации за счёт того, что у патентного ведомства не возникает вопросов к содержанию заявки.

Что важно учесть при выдаче лицензии: советы правообладателю

Передавая права на использование ТЗ другим лицам, правообладатель рискует репутацией бренда. Если лицензиат начнёт выпускать под известным товарным знаком некачественную продукцию, это плохо повлияет и на основной бизнес владельца. А при ведении деятельности на одной территории он может стать прямым конкурентом правообладателя и забрать у него часть клиентов.

Снизить риски помогает соблюдение базовых мер предосторожности:

всегда проверяйте репутацию лицензиата до заключения договора;
тщательно прописывайте условия лицензии, избегайте неоднозначных формулировок в тексте договора;
предусмотрите порядок контроля за качеством продукции, выпускаемой лицензиатом под вашим товарным знаком, и соблюдения других условий;
не включайте в договор согласие на сублицензирование, при необходимости вы дадите его отдельно, под конкретного сублицензиата;
пропишите в договоре меры ответственности сторон и порядок урегулирования разногласий.

Лицензионное соглашение – не формальность, а важный документ, обеспечивающий соблюдение ваших прав при передаче товарного знака «в аренду». Чтобы исключить ошибки и упущения при его составлении, воспользуйтесь профессиональной помощью. Стоимость услуг профильного юриста или патентного поверенного несопоставима с убытками, которые может причинить отсутствие в договоре нужного условия, и расходами на защиту своих прав в суде.