Досрочное прекращение товарного знака

Александр Дубок

Руководитель патентного бюро "Первоисток"

Тема прекращения правовой охраны товарного знака часто выходит на первый план в спорах об интеллектуальной собственности. Регистрация обозначения предоставляет владельцу исключительное право, однако закон предусматривает ситуации, когда эта охрана может быть прекращена досрочно. 

Аннулирование регистрации возможно на основании неиспользования знака, отказа самого правообладателя, а также в результате оспаривания третьими лицами. Процедура может инициироваться через подачу возражения в Роспатент или иск в суд, а ее результатом становится полная или частичная отмена действия свидетельства. 

Понимание механизмов для аннулирования или оспаривания чужого торгового знака, необходимо для защиты бизнес-интересов и предотвращения конфликтов. Преимущественно в случаях, когда регистрация препятствует выходу на рынок нового бренда, либо когда выявляются факты недобросовестного поведения при регистрации. У судебных и административных порядков специфика, включающая требования к заинтересованности заявителя и сбору доказательств использования обозначения.

Что означает прекращение правовой охраны товарного знака

Прекращение правовой охраны товарного знака означает, что обозначение больше не объект интеллектуальных прав. Третьи лица могут  свободно использовать знак в коммерческой деятельности без риска быть привлеченными за нарушение исключительного права. 

Из государственного реестра удаляется соответствующая запись, а свидетельство утрачивает юридическую силу. Важно различать полное и частичное аннулирование: во втором случае охрана прекратиться только в отношении отдельных товаров или услуг, для которых знак зарегистрирован, но сохраняется для остальных.

Основания прекращения правовой охраны товарного знака

Прекращение правовой охраны товарного знака регламентировано Гражданским кодексом РФ. 

Истечение срока действия регистрации

Первоначальная регистрация товарного знака осуществляется сроком на 10 лет. По окончании этого периода правообладатель может продлить охрану еще на 10 лет, и так бесконечное количество раз. Для продления необходимо подать соответствующее заявление в Роспатент до истечения срока действия исключительного права. 

Закон также предусматривает 6-и месячный льготный период после наступления даты окончания срока, в течение которого еще можно подать ходатайство о продлении, но с уплатой повышенной пошлины. Если и этот срок пропущен, охрана автоматически прекратиться, и восстановить уже невозможно. Единственный вариант – подавать новую заявку и проходить процедуру экспертизы заново.

Добровольный отказ правообладателя

Добровольный отказ правообладателя от прав на товарный знак – процедура, к которой прибегают в нескольких бизнес-ситуациях. Это может быть связано с ребрендингом, когда новое обозначение компании вступает в конфликт со старым. Либо поступило предложение о выкупе прав, но правообладатель готов отказаться, не желая оформлять процедуру отчуждения. Также отказ актуален, если бизнес ликвидируется, и нет необходимости содержать актив. 

Процедура реализуется через подачу заявления в Роспатент, пошлина не взимается. Важно помнить, что отозвать такое заявление уже нельзя.

Досрочное прекращение в связи с неиспользованием знака

Неиспользование товарного знака в течение 3-х лет подряд – часто применяемое основание для досрочного аннулирования регистрации по инициативе третьих лиц. Этот механизм расчищает рынок от регистраций, которые формально занимают место в реестре, но не используются в гражданском обороте.

Кто может инициировать процедуру

Инициировать процедуру может любое заинтересованное лицо. Понятие заинтересованность раскрывается в судебной практике – это должно быть лицо, которое имеет реальную потребность в использовании спорного обозначения и уже предпринимает для этого конкретные шаги. 

Например, компания производит однородные товары и хочет зарегистрировать сходный знак, но получает отказ Роспатента из-за наличия препятствующей регистрации. 

Важно: простая подача заявки на регистрацию такого же обозначения не считается доказательством заинтересованности. Необходимо подтвердить реальное использование своего обозначения в коммерческой деятельности.

Порядок доказывания использования

В судебном процессе по иску о досрочном прекращении из-за неиспользования, бремя доказывания лежит на ответчике – правообладателе спорного знака. Именно он должен представить убедительные доказательства того, что использовал обозначение непрерывно в течение 3-х  лет, предшествующих дате обращения истца. 

В качестве доказательств принимаются:

• Договоры поставки
• Товарные накладные
• Рекламные материалы с указанием дат
• Фотографии товаров
• Бухгалтерские документы. 

Если правообладатель не сможет доказать факты использования, регистрация будет аннулироваться полностью или в части классов, по которым неиспользование подтверждено.

Прекращение охраны при ликвидации юридического лица

Так как торговый знак существует в обороте, как средство индивидуализации конкретного субъекта предпринимательской деятельности, его охрана прекращается при ликвидация юридического лица или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя. 

Заинтересованное лицо запрашивает выписку из ЕГРЮЛ и подает заявление в Роспатент. Пошлина за рассмотрение составляет 6000 рублей. Роспатент проверяет факт ликвидации и выносит решение об аннулировании регистрации. Это один из самых простых и быстрых способов лишить недействующий бизнес его прав.

Превращение товарного знака в видовое понятие

Если обозначение утратило различительную способность и стало в сознании потребителей именем нарицательным для целой категории товаров, его охрана может быть оспорена. 

Любое заинтересованное лицо вправе подать возражение в Палату по патентным спорам, доказывая, что потребители воспринимают знак не как указание на конкретного производителя, а как название самого товара. Требуются серьезные доказательства: опросы общественного мнения, публикации в СМИ, данные словарей.

Оспаривание регистрации, произведенной с нарушениями

Основание для аннулирования могут возникнуть, если регистрация была произведена с нарушениями закона. Например, знак зарегистрирован вопреки абсолютным основаниям, либо при наличии более ранних тождественных обозначений других лиц. 

В таких ситуациях, возможно оспаривание и признание регистрации недействительный через Палату по патентным спорам. Срок подачи возражения по сходству с более ранним знаком – 5 лет с даты публикации. Если заявитель действовал недобросовестный, это также может быть основанием для подачи возражение.

Процедура прекращения охраны и размер пошлин

Процесс прекращения правовой охраны зависит от того, кто выступает инициатором.

Порядок действий при добровольном отказе

При добровольном отказе правообладатель подает в Роспатент заявление. Пошлина не взимается. Срок рассмотрения – до 38 рабочих дней, после чего сведения публикуются, и охрана считается прекращенной.

Порядок действий при обращении третьего лица

Если с обращением выступает иное лицо, процедура включает несколько этапов:

1. Подтверждение заинтересованности. Нужно доказать, что заявитель реально производит однородные товары или имеет иные законные интересы.
2. Досудебный порядок: истцу следует направить правообладателю предложение об отказе от знака или его отчуждение. Если в течение 2-х месяцев ответа не последовало, можно подавать иск.
3. Судебный процесс в суде по интеллектуальным правам. Суд исследует доказательства использования знака, представленные ответчиком, и доказательства заинтересованности истца. В случае положительного решения Роспатент вносит запись в реестр. Решение может быть обжаловано в кассационном порядке.

Размер государственных пошлин

Пошлина за рассмотрение заявления о досрочном прекращении (если инициатор не правообладатель) составляет 6000 рублей. В судебных спорах оплачивается госпошлина за подачу искового заявления – для организаций 6000 рублей.

Возможность обжалования решения

Решение о досрочном прекращении может быть опротестовано самим правообладателем. Обжалование осуществляется в вышестоящие инстанции: решение Роспатента – в суд по интеллектуальным правам, решение суда – в президиум этого же суда.

Последствия прекращения правовой охраны товарного знака

Главное последствие – полное или частичное аннулирование исключительного права. Обозначение перестает быть объектом защиты, любой может использовать его свободно.

Влияние на лицензионные договоры

Если на знак были заключены лицензионные договоры, их действие автоматически прекращается. Лицензиаты теряют право использовать обозначение.

Статус товарного знака в государственном реестре

Запись в реестре меняется на «прекратил действие». Что означает этот статус? Это сигнал о том, что обозначение перешло в общественное достояние. При проведении патентного поиска такое обозначение не будет учитываться, как препятствие для регистрации новых знаков. Рядом с датой публикации может появляться сноска о возможном аннулировании.

Особенности прекращения охраны международного товарного знака

Особенности снятия охраны международный товарного знака регулируются Мадридской системой. Если знак зарегистрирован через международную процедуру, решение об аннуляции принимается национальным ведомством страны происхождения, после чего направляется в Международное бюро ВОИС. Процесc может занять больше времени из-за международных процедур.

Если прошлый владелец товарного знака его не использовал

Если прошлый владелец не использовал знак, и он был аннулирован по этому основанию, возникает нюанс: в течение года после публикации сведений о прекращение охраны нельзя зарегистрировать такое же обозначение на имя другого лица. Этот мораторий установлен, чтобы не вводить потребителей в заблуждение. Однако судебная практика знает случаи, когда этот срок может быть сокращен, если доказано, что старый владелец не использовал знак длительное время.

Как узнать основание прекращения правовой охраны

Вся информация содержится в открытом реестре товарных знаков на сайте ФИПС. При поиске по номеру свидетельства или названию можно увидеть статус «прекратил действие», дату прекращения и основание – например, «непродление срока действия», «отказ правообладателя», «решение суда о досрочном прекращении в связи с неиспользованием». Также в реестре указывается номер и дата соответствующего решения Роспатента или суда.  Это позволяет заинтересованным лицам проверить, действительно ли знак утратил силу и можно ли его свободно использовать или подавать заявку на регистрацию тождественного обозначения.