Использование товарного знака в доменных именах
Развитие онлайн-торговли и интернет-маркетинга повышает роль уникального имени сайта как элемента бренда. По сути, это основа его цифровой идентичности, влияющая на узнаваемость, доверие аудитории и SEO-продвижение. Обеспечить правовую охрану такого важного актива помогает регистрация доменного имени в качестве товарного знака.
Домен и товарный знак: основные юридические отличия
Доменное имя не является объектом интеллектуальной собственности. Оформить на себя свободный домен может любое лицо, проверив его уникальность через специальные сервисы. Уже через несколько часов после заполнения простой формы и оплаты регистрации адресом можно пользоваться. Продлевать владение нужно каждый год. Свидетельство или патент на домен не выдаётся.
Запись в реестре доменных имён защищает только от регистрации идентичного адреса. Но уникальность домена не гарантирует, что другое лицо не использует тот же набор символов в средствах индивидуализации бизнеса: в коммерческом обозначении, товарном знаке или названии фирмы. Когда сходные обозначения принадлежат разным владельцам, это нередко становится предметом взаимных претензий и судебных споров.
Товарный знак (для сферы услуг – знак обслуживания) – обозначение, зарегистрированное Роспатентом для индивидуализации конкретной компании и (или) её продукции. Ему предоставляется правовая охрана в качестве интеллектуальной собственности, а незаконное использование такого обозначения наказуемо. Права на знак, внесённый в госреестр, действуют 10 лет, затем их можно продлить на тот же срок.
Использование принадлежащего другому лицу товарного знака в качестве доменного имени – нарушение исключительных прав законного владельца. При обнаружении такого факта правообладатель может взыскать с нарушителя крупную компенсацию или потребовать возмещения убытков.
Зачем регистрировать доменное имя как товарный знак
Имя сайта представляет собой набор символов, который можно зарегистрировать в качестве словесного или комбинированного товарного знака. При этом правовая охрана не будет распространяться на общепринятые сочетания «ru», «com», «org», они войдут в состав зарегистрированного обозначения как неохраняемые элементы.
Оформление прав на доменное имя в Роспатенте даёт владельцу ряд преимуществ:
- Защита от недобросовестной конкуренции и киберсквоттеров.
Правообладатель имеет исключительное право на использование обозначения. Это позволяет через регистратора или путём обращения в суд аннулировать права другого лица на домен, сходный с ним до степени смешения. Кроме того, наличие свидетельства даёт возможность блокировать личные аккаунты, группы в соцсетях и рекламные объявления конкурентов, использующие бренд.
- Предотвращение претензий со стороны других правообладателей.
Владелец домена рискует случайно нарушить чужие права. Если другое лицо зарегистрирует идентичное или похожее обозначение в Роспатенте, оно сможет требовать прекращения использования доменного имени.
- Расширение возможностей монетизации.
Товарный знак — нематериальный актив, который можно оценить и поставить на баланс компании, увеличив ее капитализацию. Исключительные права также монетизируют путем продажи, выдачи лицензии или франшизы, используют в качестве залога для привлечения инвестиций.
Чтобы Роспатент зарегистрировал доменное имя, оно должно быть не только уникальным, но и охраноспособным с точки зрения Гражданского кодекса РФ. Ключевое условие – отсутствие сходства с другими обозначениями, уже внесёнными в государственный реестр для однородных товаров, или более ранними заявками. Если оно не соблюдено, в выдаче свидетельства откажут. Закон запрещает регистрацию и в других случаях, перечисленных в статье 1483 ГК РФ.
Как пройти регистрацию в Роспатенте
Оформление всех товарных знаков в России проводится по общим правилам, которые установлены приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482. Чтобы получить свидетельство Роспатента, владельцу доменного имени нужно действовать по следующему алгоритму:
- Проверить охраноспособность обозначения.
Это необходимо сделать до подготовки документов, чтобы исключить подачу заявки, которая заведомо не пройдёт экспертизу. Предварительный поиск можно провести самостоятельно, используя информацию из открытых источников и баз данных ФИПС. Но для получения достоверных результатов лучше делегировать решение этой задачи специалистам.
- Подготовить заявку в соответствии с приказом № 482, оплатить госпошлину за экспертизу и направить материалы в патентное ведомство.
Технически составить заявку по образцу несложно, но ошибки при выборе классов МКТУ или подготовке документов могут повлечь отказ в выдаче свидетельства. Чтобы исключить такое развитие событий, можно заказать регистрацию товарного знака «под ключ» в патентной организации.
Пошлина уплачивается в бюджет. Её размер рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941. Для правообладателя без льгот стоимость регистрации знака в одном классе МКТУ составит от 35 тыс. рублей. До подачи заявки уплачивается только первая часть пошлины – за проведение экспертизы (от 17 тыс. рублей). Пошлину за регистрацию (от 18 тыс. рублей) нужно будет заплатить перед получением свидетельства.
- Дождаться решения Роспатента и получить свидетельство.
Проверка Роспатента включает формальную экспертизу в отношении заявки и экспертизу обозначения по существу. При положительном решении о регистрации домена правообладателю выдаётся электронное свидетельство на товарный знак. За дополнительную плату можно получить документ на бумажном носителе, но это необязательно.
По регламенту обработка и рассмотрение заявки Роспатентом может занять до полутора лет, но при профессиональной поддержке получить свидетельство реально за 3-6 месяцев. Патентный поверенный хорошо знает все требования экспертов и не допускает ошибок, которые могут повлечь затягивание процедуры.
Обратите внимание, что свидетельство Роспатента защищает товарный знак в России. Чтобы получить правовую охрану доменного имени за пределами страны, потребуется международная регистрация.
Правообладатель товарного знака против владельца домена: у кого больше шансов в споре?
Споры между владельцем домена и правообладателем сходного товарного знака встречаются в судебной практике довольно часто. Такие дела могут рассматриваться годами, так как нарушитель не всегда очевиден. Чаще суды встают на сторону правообладателя зарегистрированного обозначения, но есть и противоположные примеры. Рассмотрим два самых типичных вида доменных споров.
Использование чужого товарного знака в доменном имени
Исключительное право на зарегистрированный товарный знак принадлежит его законному владельцу. Другие лица не могут без разрешения правообладателя использовать это или сходное обозначение для однородных товаров.
Использование в имени сайта чужого зарегистрированного знака происходит по двум сценариям:
- умышленные действия, направленные на использование популярности известного бренда в собственных корыстных целях (так называемый киберсквоттинг);
- случайное нарушение интеллектуальных прав из-за неосмотрительности владельца домена при его покупке.
В обоих случаях нарушитель рискует получить запрет на использование сайта и обязательство выплатить компенсацию правообладателю.
Например, ООО «Хубиофарм» – владелец товарного знака MELANOTAN / МЕЛАНОТАН через суд добился запрета на использование предпринимателем доменных имён «melanotan2-msk.ru», «melanotan24.ru», «melanotanoff.ru» и «меланотан24.рф», а также взыскал с него компенсацию в размере 200 тыс. рублей и судебные расходы. Суд указал, что действия ответчика нарушают права истца, так как в интернет-магазинах с указанными адресами реализуется однородный товар – средство для загара «Меланотан 2». По результатам пересмотра в Суде по интеллектуальным правам (СИП) решение осталось без изменения.
Компания-правообладатель бренда SAMSUNG также выиграла несколько дел по поводу его незаконного использования в доменных именах. Например, две организации в Оренбургской области использовали сайт с адресом samsung-official.ru для ведения деятельности по диагностике и ремонту техники. А предприниматель из Башкортостана продавал через сайт sammsung.ru те же категории товаров, которые включены в свидетельство правообладателя. В обоих случаях суды признали эти действия нарушающими исключительные права истца и взыскали с нарушителей компенсацию.
Захват доменных имён
Это обратный сценарий: компания регистрирует за собой в качестве товарного знака чужой раскрученный домен, а затем обращается в суд, требуя отмены регистрации и выплаты компенсации за нарушение исключительных прав. Доказать злоупотребление правом со стороны истца в таких случаях сложно, но возможно. Важным обстоятельством здесь будет дата приобретения домена. Если он был куплен и реально использовался раньше даты приоритета товарного знака, у ответчика есть все шансы выиграть спор.
Так, компании-правообладателю товарного знака SIMPLEDOC не удалось через суд аннулировать регистрацию домена simpledoc.ru. На решение повлияло то обстоятельство, что истец создал заявку на спорный товарный знак лишь в 2020 году и не смог доказать суду факт его использования после оформления прав. В то же время ответчик добросовестно использовал свой сайт с 2014 года. В итоге суд первой инстанции квалифицировал действия истца как злоупотребление правом и отказал в иске. С ним согласились и вышестоящие инстанции, включая СИП.
Регистрация имени сайта в качестве товарного знака помогает исключить подобные ситуации, так как Роспатент не внесёт в реестр обозначение, сходное с ранее зарегистрированным. А если спор всё-таки возник, защищать свои интересы лучше с помощью юриста по интеллектуальной собственности.
Как защитить доменное имя
Лучший способ защитить права на домен – сразу зарегистрировать его как товарный знак. Но на старте бизнес-проекта заявку в Роспатент подают редко. Получение свидетельства требует дополнительных расходов, а делать выводы о том, сможет ли компания закрепиться на рынке и начать зарабатывать, на этом этапе ещё рано.
Снизить риски помогает соблюдение базовых правил:
- до регистрации домена проверять его на сходство с чужими товарными знаками, а также другими охраняемыми объектами интеллектуальной собственности (коммерческими обозначениями, фирменными наименованиями, объектами авторских прав);
- избегать сочетаний, фонетически или визуально сходных с названиями известных брендов;
- выбирать доменное имя с учётом критериев охраноспособности товарного знака, даже если прямо сейчас оформлять свидетельство вы не планируете (на перспективу).
Разобраться в вопросах интеллектуальной собственности без специальных знаний сложно. Поэтому оформление прав на такие активы и представительство в спорных ситуациях стоит поручить профессионалам.